Wtórna zdolność odróżniająca znaku - przykład batona Kit Kat

W poprzednim artykule poruszyliśmy problematykę wykazania wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego w kontekście okoliczności, jakie należy wykazać, a także środków dowodowych, którymi strona może się posługiwać w postępowaniu. W niniejszym artykule odniesiemy się do jeszcze innego zagadnienia związanego z wtórną zdolnością odróżniającą, mianowicie kwestii jej terytorialności.

Problem terytorialności poruszony został w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie mającej za przedmiot następujący przestrzenny znak towarowy (1) zgłoszony do rejestracji przez spółkę Société des produits Nestlé, numer zgłoszenia 002632529:

Powyższe oznaczenie przedstawiające baton Kit Kat zostało zarejestrowane przez EUIPO w 2006 r. W stosunku do zarejestrowanego znaku złożony został jednak wniosek o jego unieważnienie ze względu na to, że nie posiada on zdolności odróżniającej dla towarów, dla których został zgłoszony (klasa 30 Klasyfikacji Nicejskiej obejmująca m.in. wyroby cukiernicze i ciastka). W toku postępowania przed EUIPO a następnie Sądem UE spółka uprawniony do znaku bronił znaku podnosząc, że nawet jeżeli znak pierwotnie nie posiadał zdolności odróżniającej, to nabył zdolność odróżniającą wtórną na skutek używania go w obrocie. Na uprawnionym do znaku, jako wywodzącym z tego faktu skutki prawne, spoczywał ciężar udowodnienia, że zgłoszony do rejestracji znak nabył wtórną zdolność odróżniającą na terenie UE. Sprawa ostatecznie trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rozstrzygając powstały spór, TSUE musiał udzielić odpowiedzi na pytanie czy właściciel znaku towarowego powinien wykazać jego wtórną zdolność odróżniającą na terytorium całej UE czy jedynie na jego znacznej lub większej części.    

Jednolity charakter unijnego znaku towarowego 

Punktem wyjścia oceny TSUE w tym zakresie była zasada określona w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 207/2009(2) , zgodnie z którą wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie (…). Warunkiem rejestracji oznaczenia w charakterze unijnego znaku towarowego powinno być zatem posiadanie przez ten znak zdolności odróżniającej w całej UE. Zgodnie z oceną Trybunału także art. 7 ust. 3 rozporządzenia 207/2009(3), umożliwiający rejestrację oznaczeń, które nabyły charakter odróżniający w następstwie używania w obrocie (na co powoływał się uprawniony w opisywanej sprawie), powinien być interpretowany w świetle powyższej zasady. W praktyce oznacza to, że właściciel znaku, powołujący się na wtórną zdolność odróżniającą znaku towarowego, powinien wykazać tę okoliczność w odniesieniu do całej Unii Europejskiej. Jednak nie zawsze będzie to wymagało przedstawienia przez stronę dowodów w stosunku do każdego państwa członkowskiego osobno. 

Używanie znaku powinno obejmować całą Unię Europejską 

W uzasadnieniu wyroku dotyczącego znaku spółki Société des produits Nestlé SA TSUE przypomniał, że dany znak może uzyskać rejestrację na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia 207/2009(4) jedynie wtedy, gdy strona wykaże, że jej znak nabył w drodze używania charakter odróżniający w tej części Unii, w której początkowo nie miał takiego charakteru. (5) Zatem, w takich sytuacjach znak, który pierwotnie nie posiadał charakteru odróżniającego w żadnym z państw członkowskich, może uzyskać rejestrację jedynie wówczas, gdy wykazane zostanie, że znak uzyskał zdolność odróżniającą wskutek używania na obszarze całej Unii. (6)

Nie oznacza to, że konieczne jest przedstawienie dowodów na uzyskanie przez znak charakteru odróżniającego dla każdego z państw członkowskich osobno, jednakże dowody, którymi posługuje się właściciel znaku powinny umożliwiać wykazanie nabycia takiego charakteru we wszystkich krajach UE. (7) W takich przypadkach nie jest więc wystarczające wykazanie uzyskania charakteru odróżniającego jedynie w znacznej lub większej części terytorium Unii, czyli z pominięciem jakiejś części Wspólnoty, składającej się chociażby tylko z jednego państwa członkowskiego. Jak zauważył Trybunał, w rozporządzeniu 207/2009 brak jest przepisu, który nakładałby obowiązek udowodnienia charakteru odróżniającego znaku dla każdego państwa oddzielnie. Możliwe jest zatem przedstawienie takiego dowodu, który będzie dotyczył wszystkich państw członkowskich albo różnych państw członkowskich osobno, czy też grup państw członkowskich. Jak to zrobić? 

Jak wskazał Trybunał, powołując się w tym zakresie na opinię Rzecznika Generalnego, może się zdarzyć, że podmioty gospodarcze zgrupują, w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, kilka państw członkowskich w tej samej sieci dystrybucji i potraktują te państwa członkowskie, zwłaszcza z punktu widzenia ich strategii marketingowych, jako stanowiące jeden i ten sam rynek krajowy. W tym przypadku dowody używania danego oznaczenia na tym transgranicznym rynku mogą posiadać znaczenie dla wszystkich odnośnych państw członkowskich. Tak samo jest wówczas, gdy z powodu bliskości geograficznej, kulturowej lub językowej między dwoma państwami członkowskimi właściwy krąg odbiorców w pierwszym z tych państw posiada wystarczającą znajomość towarów lub usług obecnych na rynku krajowym drugiego. Z powyższego wynika, że w praktyce nie jest konieczne, aby wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego była wykazana oddzielnie dla każdego państwa członkowskiego UE. Niemniej dowody, które strona przedstawia w postępowaniu powinny umożliwić wykazanie uzyskania takiego charakteru znaku we wszystkich państwach członkowskich Unii. (8)

Przypisy:
1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawach połączonych C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P 
2. Aktualnie Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego zostało zastąpione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 154, 16.6.2017)
3. Tamże.
4. Tamże.
5. W tym zakresie TSUE powołał się na swój wcześniejszy wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P, pkt 83 
6.  Podobnie TSUE orzekł w wyroku z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie C-98/11 P, pkt 61 i 63
7. Wyrok w sprawach C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P, pkt 83
8. Tamże, pkt 81 - 83

Zdjęcie S. Hermann F. Richter