Pierwotna i wtórna zdolność odróżniająca
Poruszając tematykę wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego warto w kilku słowach wyjaśnić czym owa wtórna zdolność odróżniająca jest i czym różni się od pierwotnej zdolności odróżniającej.
Jedną z podstawowych cech, jaką powinien posiadać znak towarowy zgłaszany do rejestracji we właściwym urzędzie patentowym, jest posiadanie przez ten znak zdolności do rozróżniania opatrzonych nim towarów od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (zasada wyrażona w art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej). Oznaczenia rejestrowane jako znaki towarowe powinny więc być ze swej istoty w odpowiednim stopniu charakterystyczne, fantazyjne i nieopisowe względem towarów, które oznaczają, aby na ich podstawie możliwe było odróżnienie tych towarów od produktów oferowanych przez konkurencję. W przypadku takich oznaczeń można przyjąć, że posiadają pierwotną zdolność odróżniającą.
Przedmiotem zgłoszenia do rejestracji bywają jednak także znaki, które ze względu na swoją naturę mogą stać się podstawą zarzutu o braku zdolności odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących z innych firm, działających na tym samym rynku asortymentowym (brak zdolności odróżniającej). Podstawą takiego zarzutu stał się np. znak przedstawiający baton Kit Kat, zgłoszony przez spółkę Société des produits Nestlé SA do rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), numer zgłoszenia 002632529:
Znaki, które pozbawione są charakteru odróżniającego, mogą uzyskać rejestrację, jedynie pod warunkiem wykazania, że w następstwie używania uzyskały charakter odróżniający w odniesieniu do towarów, dla których występuje się o rejestrację (tzw. wtórna zdolność odróżniająca). Inaczej mówiąc, co do zasady oznaczenie, które zawiera jakiekolwiek elementy opisujące lub przedstawiające towary, dla których jest przeznaczone, nie powinno uzyskać rejestracji, chyba że miało miejsce takie używanie tego znaku w obrocie, że odbiorcy kojarzą oznakowany towar z np. określonym producentem. Co istotne, warunek ten musi być spełniony już w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji.
Nabycie i wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej
W tytule tego artykułu zaznaczyliśmy, że uzyskanie przez znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej, umożliwiającej jego rejestrację, może być problematyczne. O uzyskaniu przez znak charakteru odróżniającego decyduje bowiem w takich przypadkach w szczególności: odpowiedni udział tego znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu używania tego znaku towarowego, wysokość związanych z jego promocją nakładów przedsiębiorstwa, odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa, opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych, a także sondaże opinii publicznej (1). Okoliczności te są zatem przedmiotem oceny przez urząd dokonujący rejestracji i w zależności od dowodów przedstawionych przez stronę urząd albo uzna nabycie przez znak charakteru odróżniającego, albo odmówi rejestracji z uwagi na jego brak.
Strona podnosząca tę okoliczność w postępowaniu może posłużyć się w zasadzie dowolnym środkiem dowodowym wskazującym na używanie oznaczenia i jego rozpoznawalność wśród konsumentów. Mogą to być np. ulotki i tablice reklamowe, katalogi, plakaty, gazetki, reklamy radiowe i telewizyjne, wyniki badań opinii publicznej, etc. Przypomnieć jednak trzeba, że środki te muszą obejmować okres sięgający najpóźniej daty zgłoszenia znaku (ewentualnie umożliwiają określenie sytuacji przed dniem zgłoszenia znaku (2)), jako że na ten moment oceniana jest możliwość rejestracji oznaczenia w charakterze znaku towarowego.
Pomimo swobody w prezentowaniu dowodów mających wykazać nabycie przez znak towarowy zdolności odróżniającej, strona powołująca się na ten fakt powinna mieć świadomość, że ich moc nie jest jednakowa. Przykładowo, jak wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), wymóg uzyskania charakteru odróżniającego wskutek używania znaku w obrocie nie powinien być uznany za spełniony, jeżeli strona w postępowaniu przedstawi wyłącznie dowód w postaci ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określone udziały procentowe w rynku, czy określony odsetek osób rozpoznających znak (3). Takie dane nie wskazują bowiem jednoznacznie, że dany krąg odbiorców odbiera znak jako oznaczenie pochodzenia towaru z określonego przedsiębiorstwa. Wydaje się, że większą moc dowodową można przypisać np. wynikom badania opinii publicznej, chociaż i ten środek dowodowy powinien być poparty jeszcze innymi w celu zwiększenia szans na skuteczne wykazanie nabycia zdolności odróżniającej wskutek używania znaku (4).
W świetle omawianego zagadnienia należy podkreślić, że sądownictwo unijne wypracowało szereg reguł dotyczących oceny dowodów mających wykazać wtórny charakter odróżniający znaku towarowego (w szczególności powoływany w tym artykule wyrok w sprawach C-217/13 i C-218/13). Jako generalną zasadę można jednak przyjąć, że wszystkie przedstawiane przez stronę dowody powinny umożliwiać właściwemu urzędowi patentowemu ustalenie zakresu, czasu oraz intensywności używania znaku towarowego przed datą jego zgłoszenia.
Przypisy:
1. Wyrok Sądu z dnia 4 maja 1999 r. w połączonych sprawach C-108/97 i C-109/97, pkt 51.
2. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 czerwca 2014 r. w połączonych sprawach C-217/13 i C-218/13, pkt 60.
3. Tamże, pkt 44 i 48.
4. Tamże, pkt 48.
