Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 4 marca 2020 r. (sygn. C-155/18 P) rozstrzygnął spór między dwoma podmiotami tj. Tulliallan Burlington Ltd oraz Burlington Fashion GmbH. Trybunał Sprawiedliwości UE w przedmiotowym wyroku1 uchylił cztery wyroki Sądu UE i jednocześnie stwierdził nieważność czterech decyzji wydanych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Spór zaistniał na skutek sprzeciwu złożonego przez Tulliallan Burlington Ltd wobec znaków towarowych spółki Burlington Fashion GmbH.

Burlington Fashion GmbH jest właścicielem niemieckiej marki odzieżowej, posługującej się logo w kształcie rombu:

oraz słownym znakiem BURLINGTON.

Spółka Burlington Fashion GmbH w 2008 i 2009 roku wystąpiła o rejestrację ww. znaków słowno-graficznych w trybie międzynarodowym z wyznaczeniem terytorium Unii Europejskiej. W zgłoszeniach wskazała na towary należące do klas: 3, 14, 18 i 25 klasyfikacji nicejskiej (m.in. kosmetyki, biżuteria, odzież, obuwie, biżuteria oraz akcesoria typu portfele, paski, zegarki, torby, nakrycia głowy).

Wobec powyższych zgłoszeń Spółka Tulliallan Burlington Ltd wniosła sprzeciwy obejmujące towary należące do klas 3, 14 i 18. Sprzeciwy zostały oparte na znakach towarowych o wcześniejszym pierwszeństwie, zarejestrowanych na terenie Wielkiej Brytanii tj. słownych: BURLINGTON oraz BURLINGTON ARCADE, słowno-graficznym znaku:

a także na słowno-graficznym znaku towarowym zarejestrowanym w trybie unijnym:

Powyższe znaki zarejestrowane były w klasach 35, 36 i 41 klasyfikacji nicejskiej, a obejmowały między innymi wynajem lokali usługowych, zarządzanie nieruchomościami, usługi reklamowe oraz promocyjne towarów, umożliwiające klientom obejrzenie i nabycie towarów na korzystnych warunkach, w sieci sklepów niewyspecjalizowanej sprzedaży detalicznej.

Początkowo Wydział Sprzeciwów EUIPO uwzględnił sprzeciwy złożone przez spółkę Tulliallan Burlington Ltd, jednak w wyniku rozpatrzenia odwołania przez Izbę Odwoławczą EUIPO decyzje wydane przez Wydział Sprzeciwów zostały uchylone, a sprzeciwy oddalone. Na rozstrzygnięcia Izby Odwoławczej spółka Tulliallan Burlington Ltd wniosła cztery skargi do Sądu UE, które jednak zostały oddalone w całości. Spółka Tulliallan Burlington Ltd nie zgadzała się z wydanym orzeczeniem, dlatego sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Postępowanie przez Trybunałem Sprawiedliwości UE sprowadzało się do zbadania zarzutów, które analogicznie występowały we wszystkich czterech rozpoznawanych sprawach. Pierwszy zarzut dotyczył naruszenia przez Sąd UE art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego2 (dalej jako: Rozporządzenie). Drugi z zarzutów obejmował naruszenie obowiązku uzasadnienia, naruszenie prawa do bycia wysłuchanym oraz naruszenie art. 8 ust. 4 Rozporządzenia. Trzeci zarzut natomiast trzeci odnosił się do naruszenia art. 8 ust. 1 lit b) Rozporządzenia.

Zarzuty pierwszy oraz trzeci zostały uznane przez Trybunał Sprawiedliwości UE za uzasadnione. Niniejsze opracowanie obejmować będzie opis pierwszego z trzech zarzutów, tj. naruszenia art. 8 ust. 5 Rozporządzenia.

W ramach tego zarzutu skarżąca spółka Tulliallan Burlington Ltd podniosła, iż Sąd UE naruszył prawo w zakresie oceny istnienia ryzyka, że używanie zgłoszonych znaków towarowych bez uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub z renomy wcześniejszych znaków towarowych bądź też działa na ich szkodę.

Wobec podniesionego zarzutu Trybunał stanął na stanowisku, że Sąd UE oddalając skargi nie przeprowadził pełnej oceny potencjalnego naruszenia praw do renomowanych znaków towarowych. Mianowicie Trybunał uznał, że Sąd UE nie przeprowadził oceny ryzyka szkody dla charakteru odróżniającego oraz renomy wcześniejszych znaków towarowych.

Wskazać w tym miejscu należy, że art. 8 ust. 5 Rozporządzenia, którego wadliwe zastosowanie przez Sąd UE oceniał Trybunał Sprawiedliwości, przewiduje ochronę renomowanego znaku towarowego. Renomowany znak towarowy jest chroniony przed trzema rodzajami naruszeń:

1. Działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego;

2. Działania na szkodę renomy wcześniejszego znaku towarowego;

3. Czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku.

Wystąpienie chociaż jednego ze wskazanych powyżej naruszeń uzasadnia zastosowanie przywołanego przepisu i odmowę udzielenia ochrony zgłoszonym znakom towarowym z późniejszym pierwszeństwem.

Trybunał odwołując się do wyroku w sprawie Intel Corporation3 przypomniał, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie jest zobowiązany wykazać rzeczywistego i aktualnego zaistnienia naruszenia swojego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 Rozporządzenia. Jednocześnie jednak taki właściciel obowiązany jest on do przedstawienia okoliczności, które wykazują z dużym prawdopodobieństwem wystąpienie takiego naruszenia w przyszłości. Dodatkowo przedstawienie dowodu na taką okoliczność wymaga „wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego, lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości”.

Tymczasem Sąd UE w swoich wyrokach ograniczył się do stwierdzenia, że skarżąca Tulliallan Burlington Ltd nie przedstawiała zarówno przed Izbą Odwoławczą jak również Sądem UE okoliczności, na podstawie których można uznać, że używanie zgłoszonych znaków towarowych „skutkuje czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych”. Sąd UE zatem odniósł się wyłącznie do trzeciego rodzaju naruszenia przewidzianego w art. 8 ust. 5 Rozporządzenia, wyjaśniając dalej swoje stanowisko, że skarżąca nie przedstawiła „szczególnych okoliczności mogących wykazać fakt, iż używanie zgłoszonego znaku towarowego zmniejsza atrakcyjność jej wcześniejszych znaków towarowych”.

Sąd w swoich rozważaniach co prawda nawiązał zatem do pojęcia „atrakcyjności”, które teoretycznie wiąże się z tym dodatkowymi rodzajami naruszeń. Sąd UE przyjął, że w przypadku używania przez inny podmiot znaku towarowego zawierającego termin „Burlington” dla towarów podobnych do tych, które są sprzedawane w galerii handlowej skarżącej spółki, nie powoduje to automatycznie wpływu na zmniejszenie atrakcyjności takiego miejsca. Jednak w ocenie Trybunału Sprawiedliwości UE samo odniesienie się do okoliczności „zmniejszenia atrakcyjności” nie pozwalało jednoznacznie stwierdzić, że Sąd UE dokonał analizy istnienia ryzyka szkody dla charakteru odróżniającego oraz renomy wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5 Rozporządzenia. Mając na uwadze powyższe, Trybunał doszedł do wniosku, że Sąd UE nie dokonał oceny dowodów przedstawionych przez skarżącą.

W konsekwencji zaniechanie przeprowadzenia oceny wszystkich trzech rodzajów naruszeń z art. 8 ust. 5 Rozporządzenia było na tyle istotne, że Trybunał w tym zakresie uwzględnił zarzut podniesiony przez skarżącą, Tulliallan Burlington Ltd.

W świetle omawianego wyroku należy zatem stwierdzić, że organy i sądy orzekające w sprawach, w których przedmiotem jest analiza naruszenia renomowanego znaku towarowego, powinny w swoich rozstrzygnięciach w sposób wyczerpujący odnosić się do każdego rodzaju naruszeń, o których mowa w art. 8 ust. 5 Rozporządzenia. Pominięcie chociaż jednego z nich może wiązać się z uznaniem naruszenia prawa, na które strony mogą powoływać się w postępowaniu przed Trybunałem.

Współautor artykułu: Izabela Fortuńska

Przypisy:

1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 marca 2020 roku w sprawach połączonych od C 155/18 P do C 158/18 P.

2 Obecnie zastąpione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej 

3 Wyrok TSUE z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C 252/07.