Sprawa znaku „La Mafia”

W wyroku wydanym w pierwszym kwartale 2018 r. Sąd potwierdził decyzje ekspertów Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o unieważnieniu następującego słowno-graficznego znaku towarowego, zgłoszonego dla towarów i usług w klasach 25, 35 i 43 Klasyfikacji Nicejskiej (2):

Ciekawa wydaje się okoliczność, że na etapie rejestracji w 2007 r. eksperci EUIPO nie dopatrzyli się naruszenia przez znak przepisu art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 207/2009 (3) (aktualnie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001). Dopiero na skutek wniosku o unieważnienie, złożonego przez Republikę Włoską w 2015 r., początkowo Urząd, a następnie Sąd stwierdził istnienie w tym przypadku bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji znaku.     

Znaki sprzeczne z porządkiem publicznym 

Przesłanki określone w art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 207/2009 (odpowiednio art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001) zostały doprecyzowane w części 2, sekcji 4, rozdziale 7 przewodnika EUIPO „Guidelines for examination of European Union trade marks ” (4). W tym kontekście „porządek publiczny” należy rozumieć jako zbiór prawa Unii, mającego zastosowanie w danej dziedzinie, jak również porządek prawny ustalony w Traktatach i prawie wtórnym UE, które odzwierciedlają wspólne pojmowanie pewnych podstawowych zasad i wartości, takich jak prawa człowieka. Uzupełnieniem powyższej definicji „dobrych obyczajów” jest przykładowa lista osób i organizacji, ujęta w załączniku do wspólnego stanowiska Rady 2001/931/PESC z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (Dz.U. 2001, L 344, s. 93) (5), do którego odnoszą się wytyczne EUIPO dotyczące rozpatrywania spraw zgłoszeń znaków towarowych. Zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku EUIPO, każde zgłoszone/zarejestrowane oznaczenie, które może zostać uznane za wspierające lub przynoszące korzyść jakiemukolwiek podmiotowi wymienionemu na ww. liście zostanie odrzucone/unieważnione jako sprzeczne z dobrymi obyczajami.    

Wprawdzie uprawniony do znaku podnosił, że organizacja „mafia” ani jej członkowie nie zostali uwzględnieni w ww. wykazie, jednak pamiętać trzeba, że wykaz nie ma charakteru wyczerpującego (co wynika wprost z treści przewodnika EUIPO). Ponadto, Sąd zwrócił uwagę, że „ocena istnienia podstawy odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009, nie może być oparta na sposobie postrzegania charakterystycznym dla części właściwego kręgu odbiorców, której nic nie szokuje, ani też na sposobie postrzegania charakterystycznym dla części właściwego kręgu odbiorców, którą można łatwo urazić, lecz powinna opierać się na kryterium rozsądnej osoby, cechującej się przeciętnym progiem wrażliwości i tolerancji” (6). Sąd uzasadnił swoje rozstrzygnięcie również stwierdzeniem, że słowo „mafia” jest pojęciem powszechnie rozumianym jako organizacja przestępcza, której działanie opiera się na stosowaniu przemocy dla celów skutecznego prowadzenia nielegalnej działalności (działalności poważnie naruszającej porządek publiczny). Przesłanki te świadczą zatem o prawidłowym zastosowaniu przez EUIPO przepisu art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 207/2009 w celu unieważnienia znaku „La Mafia”.      

Znaki sprzeczne z dobrymi obyczajami 

W przewodniku EUIPO znalazło się również doprecyzowanie „dobrych obyczajów” w kontekście podstaw odmowy rejestracji/unieważnienia znaków towarowych. Pojęcie to zostało określone jako wartości wprawdzie subiektywne, które jednak w miarę możliwości powinny być obiektywnie stosowane przez ekspertów EUIPO. Wskazano, że przepis art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 207/2009 wyklucza w szczególności rejestrację znaku zawierającego bluźniercze, rasistowskie, dyskryminujące lub obraźliwe słowa lub wyrażenia, z zastrzeżeniem jednak, że znaczenie takie musi być jednoznaczne i jasno wyrażone przez dane oznaczenie. Punktem odniesienia w takich sprawach powinno być postrzeganie przez rozsądnego konsumenta cechującego się przeciętnym stopniem wrażliwości i tolerancji. (7) 

Ciekawa wydaje się okoliczność, że praktyczną wskazówką przy ocenie znaków pod kątem ich zgodności z dobrymi obyczajami może być również ustawodawstwo krajowe i praktyka państw członkowskich. Mogą one bowiem stanowić cenną podpowiedź, w jaki sposób dane kategorie oznaczeń są postrzegane przez właściwy krąg odbiorców w państwie członkowskim. Wprawdzie pozostawanie w sprzeczności z porządkiem prawnym państwa członkowskiego z tego tytułu nie przekreśla rejestracji znaku unijnego, jednak fakt ten powinien być uwzględniony jako materiał dowodowy w postępowaniu przed EUIPO. Przykładem ilustrującym zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 207/2009 w zakresie sprzeczności z dobrymi obyczajami może być odmowa rejestracji oznaczenia przedstawiającego godło byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich:

Jak wynika z uzasadnienia wyroku Sądu(8), pod rozstrzygnięcie którego trafiła sprawa rejestracji ww. znaku, ustawodawca węgierski zakazał niektórych form używania „symboli despotyzmu”, w tym sierpa i młota oraz czerwonej gwiazdy pięcioramiennej. Okoliczność ta ułatwiła więc ekspertom EUIPO określenie sposobu postrzegania symbolu przez dany krąg potencjalnych odbiorców.       

Przypisy:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 154 z 16.6.2017)

2. Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie T-1/17, dostępny pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200262&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5220681  

3.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78 z 24.3.2009); obecnie obowiązujące w tym zakresie są przepisy zastąpione przez rozporządzenia nr 2017/1001

4. Dokument dostępny pod adresem: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2017/11_part_b_examination_section_4_AG_chap_7_article_7-1-f_clean_2017_en.pdf 

5. Dokument dostępny pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001E0931&from=PL 

6. Por. także inne orzeczenia Sądu wymienione w pkt 26 cytowanego wyroku w sprawie T-1/17

7. Por. wyrok Sądu z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie T-417/10

8.  Wyrok Sądu z dnia 20 września 2011 r. w sprawie T-232/10

Zdjęcie: www.freepik.com